Регистрация товарного знака по Мадридской системе

Преимущества регистрации по Мадридской системе

• Централизованная подача заявки на английском, французском или испанском языке, в случае подачи национальных заявок нужен перевод на язык каждой конкретной страны. Сертификат действителен (в случае соответствующего запроса и оплаты пошлин) на территории 126 стран, на долю которых приходится свыше 80% торгового оборота.
• Список государств можно дополнить в любое время. Для этого достаточно подать одну заявку по форме ММ4, указать в ней интересующие страны и оплатить пошлину.
• Продлить действие регистрации можно при помощи одного заявления.
• Единовременная пошлина после пересылки заявления из Роспатента в ВОИС, состоящая из основного платежа, добавочного за каждую из сторон договора, в которых заявитель хочет зарегистрировать международный товарный знак, и за каждый класс товаров (если их количество больше трех). Это выгоднее, чем получение сертификатов о национальной регистрации в каждой стране по отдельности. В случае принятия положительных решений о регистрации, доплачиваются национальные пошлины за регистрацию товарного знака.
• Понятные сроки рассмотрения заявления. В зависимости от конкретной страны, срок не превышает 1 года или полутора лет. Срок может быть увеличен в случае запроса дополнительных сведений по заявке. После принятия решения о регистрации необходима оплата конечных пошлин.

Недостатки международной регистрации по данной системе

• Для подачи международной заявки необходимо наличие национальной заявки на регистрацию в своей стране или иметь уже зарегистрированный товарный знак.
• В первые пять лет международная регистрация зависит от базовой, то есть, от регистрации в России (в нашем случае). Если в течение этого периода будет оспорена базовая регистрация, то аннулируется и регистрация по Мадридской системе.
• Необходимость оплаты пошлины за регистрацию и пересылку заявки из Роспатента в ВОИС.
• Мадридское соглашение подписало только 126 стран, соответственно, только в этих странах можно осуществить регистрацию. Данное соглашение подписали не все страны мира.

Особенности и отличия Мадридской и национальной регистрации

Регистрация товарного знака обеспечивает предпринимателю защиту этого объекта в России и за рубежом. На данный момент международная охрана осуществляется двумя основными способами – в рамках международного соглашения, признаваемого несколькими странами (по Мадридской системе) и в виде национальной регистрации объекта в конкретной стране.

Рассмотрим особенности каждого способа.

Регистрация товарного знака в рамках Мадридской системы

Предприниматель подает одну заявку в Федеральный институт промышленной собственности, который пересылает ее в ВОИС. Срок рассмотрения документов в среднем - 12-18 месяцев. Однако, возможно продление сроков в случае необходимости предоставления дополнительных материалов. Преимущества этого метода:

• Подача заявления через российский орган (Роспатент) значительно упрощает процедуру.
• Подается только одна заявка на английском, французском или испанском языках, без необходимости переводить ее на каждый национальный язык.
• Оплата единовременной пошлины при подаче заявки способствует экономической эффективности.
• Можно продлевать срок регистрации во всех заявленных странах единовременно.
• Юридическая защита осуществляется в нескольких странах.
• Срок действия охранного документа единый для всех государств, предоставляющих ее.

Особенности национальной регистрации

Если вы планируете вести бизнес только в одной или нескольких странах, в том числе в тех, что не участвуют в Мадридском соглашении, стоит подать заявление в патентное учреждение отдельной страны. Для такого способа не обязательно иметь регистрацию в России, в отличие от предыдущего метода. Весомый плюс – уменьшение объемов делопроизводства при регистрации объекта только в одной стране.

Главный минус – если потребуется регистрация в нескольких странах, придется подавать несколько заявок, оплачивая по каждой госпошлину. Кроме того, заявку необходимо подавать на национальном языке той страны, в которую она подается, с помощью местного патентного поверенного, что значительно увеличивает расходы. У каждого ведомства есть свои особенности, которые также необходимо учитывать при подаче заявки.

Национальная процедура регистрации в каждой стране немного отличается и будет уместной, если нужна регистрация в одной или нескольких странах, нет необходимости/ возможности получить базовую регистрацию, интересующие страны не входят в список тех, которые участвуют в Мадридской системе.

Что значит зависимость от базового товарного знака?

После международной регистрации зарегистрированное обозначение на протяжении 5 лет зависит от базовой регистрации. Это означает, что если будет прекращено действие базового знака, то аннулируется и международная регистрация. Такое может произойти в случае судебного разбирательства по делу, по решению патентного ведомства страны или по добровольному волеизъявлению владельца.

Патентное ведомство обязано уведомлять Международное бюро при аннулировании базового товарного знака. Данная информация публикуется в официальном бюллетене и в форме уведомления рассылается во все страны, в которых действовала правовая охрана знака.

После истечения пятилетнего срока международная регистрация знака не зависит от национальной заявки и регистрации, и свидетельство на товарный знак действует даже при аннулировании в стране регистрации заявителя (стране происхождения).

Правила оформления заявки по Мадридской системе

До обращения в ВОИС нужно подать базовую заявку на получение свидетельства в стране, где зарегистрировано юридическое лицо или ИП (в России обозначение регистрируют в Роспатенте).

Международная заявка оформляется по следующим правилам:

• заявка предоставляется на официальном бланке формы ММ2 в патентное ведомство страны происхождения;
• в ней перечислены классы МКТУ;
• имеется изображение знака, тождественное тому, которое присутствует в базовой заявке;
• необходима информация о странах, которые будут осуществлять защиту и о заявителе;
• прилагается документ об уплате пошлины за проведение экспертизы;
• иные сведения, указанные правилом 9 Общей инструкции к Мадридскому соглашению;
• для некоторых стран (например, США) нужно подавать дополнительную декларацию о намерениях.

Что такое базовая заявка?

Базовая заявка – это поданная на регистрацию товарного знака заявка в ведомство страны происхождения, которая является участницей международного соглашения или протокола.

По правилам Мадридской системы подавать международную заявку можно только после подачи базовой заявки в стране происхождения или регистрации товарного знака (ст. 2 Протокола к Мадридскому соглашению). Без базовой заявки невозможна международная регистрация товарного знака, так как она является основой для всех последующих действий.

Этапы проведения международной регистрации товарного знака по Мадридской системе

Ведомство происхождения, в котором зарегистрирована заявка, взаимодействует со странами-участницами Мадридского соглашения и протокола. Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности получает все документы через работников Роспатента.

Пошаговая процедура регистрации

• Сбор документов (сопроводительное письмо с указанием реквизитов, заполненный официальный бланк МБ ВОИС на английском, испанском или французском языке, квитанции об оплате пошлин, доверенность в случае обращения представителя).
• Передача документов и заявки в Роспатент в бумажной форме в сопровождении (по желанию) оптического носителя или флеш-карты с заполненными формами ММ2 и ММ17/ММ18 в зависимости от обстоятельств (формы скачивают на сайте Роспатента. С 2021 года подача заявки доступна и в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте Роспатента при наличии электронного ключа. После проверки заявки российское ведомство пересылает ее в ВОИС.
• Формальная экспертиза в ВОИС, регистрация заявления и уведомление стран, упомянутых в заявке.
• Регистрация товарного знака в случае положительного решения. Запись вносится в Международный реестр.

Информация о регистрации международного товарного знака публикуется в официальном бюллетене, а заявителю направляют соответствующий сертификат.

Национальные патентные ведомства могут вынести полный или частичный отказ. Они информируют об этом ВОИС, которое направляет документы заявителю.

Какие пошлины нужно уплачивать?

Основная пошлина составляет 653 швейцарских франка за однотонную или 903 швейцарских франка за цветную торговую марку (на момент начала 2021 года). Также предусмотрена добавочная пошлина, сумма которой варьируется в зависимости от государств, и дополнительная пошлина за классы МКТУ.

Рассмотрение документов в ФИПС оплачивается отдельно в размере 5 000 рублей, и за каждый класс МКТУ свыше трех нужно будет доплатить по 1 000 рублей.

После принятия решения о регистрации товарного знака вносятся финальные пошлины за регистрацию, сумма которых зависит от государств, в которых запрашивается охрана обозначения.

Срок действия международной охраны

Международная правовая охрана не ограничена во времени при условии подачи соответствующего заявления в МБ ВОИС и уплаты пошлины через каждые 10 лет (ст. 6 Протокола к Мадридскому соглашению). Приблизительно за 6 месяцев до окончания защиты заявителю направляется уведомление и до окончания срока необходимо уплатить пошлину и подать соответствующее заявление о продлении по форме ММ11.

Но саму процедуру продления срока желательно начинать за год до его окончания, так как если он будет пропущен, восстановить его можно только в течение дополнительных 6 месяцев с увеличением пошлин на 50%.

Можно ли вносить изменения в Международный реестр товарных знаков?

Стандарты мадридской системы разрешают вносить следующие изменения (ст. 9 Протокола к Мадридскому соглашению):

• информация о личных данных заявителя и о его смене – имя, адрес владельца, переход права;
• ограничение перечня товаров и услуг, расширение не разрешается;
• информация о лицензии;
• сведения о представителе;
• отказ от международной регистрации;
• аннулирование регистрации.

Чтобы внести вышеперечисленные изменения, владелец знака должен направить в международное бюро соответствующее заявление и уплатить пошлину. Мадридская система – удобный способ правовой защиты интеллектуальной собственности. Процедура регистрации значительно проще, чем в каждом отдельном государстве. Индивидуальные предприниматели и юридические лица через своих представителей посредством Роспатента взаимодействуют с международным бюро.

Сама процедура регистрации достаточно сложная, поэтому лучше всего в данном вопросе обратиться за помощью к патентным поверенным в компании "Первоисток", чтобы уменьшить возможность предварительного отказа в регистрации.